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16 luglio 2021

Proprietà intellettuale e industriale

La forma insolita di un rossetto diventa un marchio tutelato dall’Ue

Vincenzo Jandoli, Italia Oggi, 15 Luglio 2021

La forma significativamente insolita di un rossetto è proteggibile con il marchio tridimensionale. Il Tribunale dell’Unione europea, il 14 luglio 2021 (caso T
-488/2020), ha emesso una sentenza sulla proteggibilità della forma di un rossetto come marchio tridimensionale (o di forma) dopo che tale marchio, depositato dalla società francese Guerlain produttrice di profumi e cosmetici, era stato ritenuto privo di capacità distintiva, sia dall’Euipo sia successivamente dalle Commissioni di ricorso.

La sentenza di rigetto delle Commissioni è stata appellata dalla società francese dinanzi al Tribunale per omessa considerazione dei documenti prodotti che
illustravano la generalità dei rossetti presenti sul mercato per dimostrare la difformità di quello che si voleva proteggere come marchio.

Il Tribunale ha precisato che il requisito della capacità distintiva di un marchio, richiesto dall’articolo 7.1.d del regolamento Ue 2017/1001 (sono esclusi dalla registrazione
i marchi privi di carattere distintivo) non corrisponde necessariamente, nel caso dei marchi di forma, alla originalità di quella forma o al fatto che prodotti
con quella foggia siano insoliti nel settore per cui quel marchio è stato depositato.

Questo al più è il requisito della novità (in tal senso Cass. ordinanza n. 2976 del 7 febbraio 2020) che, però, potrebbe non essere sufficiente per concludere che il
marchio sia fornito di distintività. Tuttavia qualora la difformità estetica risulti essere significativamente diversa dalla generalità dei prodotti del settore,
agli occhi del consumatore medio, allora vi può essere un indizio di distintività. Peraltro, aggiunge il Tribunale, anche l’estremo pregio e la ricercatezza del
design non deve necessariamente identificarsi con la distintività della forma. L’aspetto estetico, di pregio o meno, è rilevante qualora determini per quel prodotto
la capacità di riprodurre un’insolita e obiettiva caratteristica, individualizzante nella percezione del pubblico del settore.
Nel caso specifico il Tribunale ha rilevato che la forma del rossetto ritenuto dall’Uibm prima e dalla Commissioni di ricorso poi, priva di distintività, è sicuramente
insolita poiché tutti gli altri rossetti presenti sul mercato hanno forme diverse, perché cilindriche o a forma di parallelepipedo.

Al contrario la forma del rossetto, depositata come marchio, richiama lo scafo di una nave o una carrozzina per neonati ed è del tutto inusuale in quel determinato campo. E, osserva il Tribunale, si differenzia significativamente dalla forma di tutti gli altri rossetti presenti nel settore, presi in considerazione dalle Commissioni. Anzi, ha persino il pregiudizio di non potersi poggiare verticalmente, come la stragrande maggioranza se non la totalità dei rossetti presenti sul mercato.

Conseguentemente il Tribunale ha ritenuto che il consumatore di riferimento nel vedere quella forma di rossetto sarà sorpreso e ne conserverà la memoria così da ricollegarlo al suo titolare. Da qui l’idoneità di quella forma a divenire un valido marchio.

Articolo estratto da Italia Oggi, 15 Luglio2021